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浙江摩爾電器有限公司與天津美麗小天鵝科技有限公司商標使用許可合同、企業名稱(字號)使用合同糾紛案
---2018浙江法院十大知識產權案件備選
來源:省高院發布日期:2019-04-04瀏覽次數:字號:[ ]

【裁判要旨】

雙方當事人在明知案外人無錫小天鵝股份公司企業名稱、注冊商標知名度的情況下,仍通過簽訂企業名稱及商標使用許可協議的方式進行分工合作,攀附他人商譽謀取非法利益,構成《合同法》第五十二條第二項規定的“雙方當事人惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益的行為”,應認定相關使用許可協議無效。

鑒于被許可人系在明知侵權的情況下基于非法原因支付許可使用費,故合同被無效后不能產生返還財產的法律后果,應當依據《合同法》第五十九條,通過另行制作民事制裁決定書的方式對已支付的許可使用費予以沒收。

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【推薦理由】

締結合同是當事人的自由,但是合同自由并非不受任何約束,如果雙方簽訂的合同內容損及國家、集體或者第三人利益的,就應當被認定無效。本案雙方當事人明知許可使用合同中的商業標識侵害他人知識產權,卻仍然簽訂該合同,既損害了案外權利人的利益,也損害了相關消費者的利益。再審法院不僅認定涉案合同無效,而且對當事人基于該無效合同取得的財產予以沒收,加大對知識產權領域違法行為的懲戒力度,體現了維護公平有序市場競爭秩序的司法導向。

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【案例索引】

一審:慈溪市人民法院(2016)浙0282民初5413號

二審:寧波市中級人民法院(2017)浙02民終792號

再審:浙江省高級人民法院(2017)浙民再209號

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【案情介紹】

天津美麗小天鵝科技有限公司(以下簡稱天津小天鵝公司)成立于2011年9月8日,經營范圍為家用電器加工、制造、銷售等。第8837659號鵝圖形商標的注冊人為王海生,核定使用商品為第7類洗衣機等,王海生授權天津小天鵝公司使用該商標并允許其再次授權第三方使用。浙江摩爾電器有限公司(以下簡稱摩爾公司)成立于2001年4月23日,經營范圍為家用電器及配件制造、加工等。2012年4月11日,雙方簽訂《授權公司、商標使用協議》,約定天津小天鵝公司授權摩爾公司在生產、經營、銷售、推廣洗衣機產品的過程中使用“天津美麗小天鵝科技有限公司”商號及第8837659號鵝圖形商標,天津小天鵝公司不可再授權該商標給其他任何第三方使用,意向授權使用期限從2012年5月10日至2015年5月9日止,年費用分別為38萬元、40萬元、42萬元。履行過程中,摩爾公司已支付前兩期年費用共計78萬元,第三期未付。

2014年11月5日,無錫小天鵝股份公司向廣東省佛山市順德區人民法院(以下簡稱順德區法院)提起訴訟,指控天津小天鵝公司、摩爾公司生產標注“天津美麗小天鵝科技有限公司”的家電產品,構成不正當競爭。該院認為,天津小天鵝公司被訴行為具有明顯的“搭便車”故意,構成不正當競爭;摩爾公司共同實施侵權行為,同樣構成不正當競爭,該院遂判決該兩公司停止侵權,連帶賠償經濟損失25萬元。后該院從摩爾公司賬戶劃扣執行款266228.5元。

順德區法院、佛山市中級人民法院另有多項生效判決認定,天津小天鵝公司于2011年10月起作為授權生產者,分別與多家生產企業共同制造、銷售標注“天津美麗小天鵝科技有限公司”“天津小天鵝公司”字樣的脫水機、洗衣機,將無錫小天鵝股份公司具有較高知名度的注冊商標和字號作為企業名稱中的字號使用,均構成不正當競爭。

2011年,無錫小天鵝股份公司以侵害商標專用權及不正當競爭糾紛為由以天津美麗小天鵝商貿有限公司等為被告向安徽省合肥市中級人民法院提起訴訟,當時天津美麗小天鵝商貿有限公司的法定代表人為王海生,即天津小天鵝公司的股東之一。該案最終調解結案,調解書內容為天津美麗小天鵝商貿有限公司承諾變更其企業名稱中“小天鵝”字號,并與該案其他被告共同向無錫小天鵝股份公司支付8萬元。同年8月4日,天津美麗小天鵝商貿有限公司變更為“天津三金天鵝科技有限公司”。同年9月8日,王樹本、王海生、天津三金天鵝科技有限公司作為投資人注冊成立天津小天鵝公司。同年10月25日,天津三金天鵝科技有限公司將其持有的股權轉讓給曲增祥。

天津小天鵝公司向慈溪市人民法院起訴請求:解除其與摩爾公司簽訂的《授權公司、商標使用協議》;判令摩爾公司支付商標、企業名稱使用費42萬元,并賠償利息損失;訴訟費及財產保全費由摩爾公司承擔。摩爾公司反訴請求判令天津小天鵝公司:賠償損失266228.5元;返還使用費78萬元并承擔反訴訴訟費。

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【裁判內容】

慈溪市人民法院經審理認為,天津小天鵝公司和摩爾公司以授權方與被授權方的身份簽訂《授權公司、商標使用協議》,存在明顯的侵權故意,旨在生產侵權產品,通過實施違反法律規定的不正當競爭行為來獲取利益,系以合法形式掩蓋非法目的,該協議應認定為無效。天津小天鵝公司應將已取得的78萬元使用費返還摩爾公司。天津小天鵝公司要求摩爾公司支付第三期使用費的訴請于法無據,不予支持。關于266228.5元執行款的承擔問題,基于天津小天鵝公司系侵權企業名稱的注冊人,且明確知曉使用“天津美麗小天鵝”文字系不正當競爭行為等情況,該院酌定該公司承擔60%的賠償責任,摩爾公司承擔40%的賠償責任,故天津小天鵝公司尚應支付摩爾公司159737.1元。

綜上,該院遂于2016年12月5日判決:1.駁回天津小天鵝公司的訴訟請求;2.雙方簽訂的《授權公司、商標使用協議》無效;3.天津小天鵝公司于返還摩爾公司使用費78萬元;4.天津小天鵝公司支付摩爾公司賠償款159737.1元;5.駁回摩爾公司的其余反訴訴訟請求。

天津小天鵝公司不服一審判決,向寧波市中級人民法院提起上訴。

寧波市中級人民法院經審理認為,本案的爭議焦點為《授權公司、商標使用協議》是否有效。首先,《授權公司、商標使用協議》實質為天津小天鵝公司許可摩爾公司使用其商標及企業名稱的許可使用合同。該類合同在簽訂之時系有可能損害第三人合法權益的合同,一審法院認定其為以合法形式掩蓋非法目的系適用法律不當,予以糾正。其次,關于此類合同是否有效,第一,由于知識產權侵權判定過程較為復雜,不能苛求合同雙方在涉案合同簽訂之時即對是否損害第三人知識產權作出準確判斷,因此本案不宜適用《合同法》第五十二條第二款認定合同雙方存在串通的惡意;第二,簡單認定此類合同無效則有可能造成雙方權利義務的不平等;第三,摩爾公司在合同簽訂后一段時間內依約履行合同義務,可以推定其已經具有認可合同效力的意思表示,其在第三人主張知識產權后又主張涉案合同無效的行為有違誠實信用和禁止反言原則。因此雙方之間簽訂的涉案合同合法有效,當事人應當按照約定全面履行自己的合同義務。基于摩爾公司的違約情形,天津小天鵝公司有權行使法定解除權主張涉案合同解除。

綜上,該院遂于2017年6月29日判決:1.維持一審判決第四項;2.撤銷一審判決第一、二、三項;3.涉案《授權公司、商標使用協議》于判決生效之日解除;4.摩爾公司于判決生效之日起十日內支付天津小天鵝公司第三期許可使用費42萬元及利息損失;5.駁回天津小天鵝公司其他上訴請求。

摩爾公司不服,向浙江省高級人民法院申請再審。該院于2018年1月16日作出民事裁定,提審本案。

浙江省高級人民法院再審認為:1.關于涉案《授權公司、商標使用協議》的法律效力。首先,該協議簽訂前,天津美麗小天鵝商貿有限公司在產品上標注“天津美麗小天鵝”的行為已被法院判決認定構成不正當競爭,并判令其停止在企業名稱中使用“小天鵝”文字。該公司股東在變更該公司企業名稱后立即成立天津小天鵝公司,繼續在企業名稱中使用“小天鵝”文字以謀取非法利益。故天津小天鵝公司以授權方身份簽訂《授權公司、商標使用協議》,意圖通過授權摩爾公司使用涉案商標和企業名稱,攀附他人商譽,其主觀惡意明顯。摩爾公司作為長期生產家用電器的企業,對于無錫小天鵝股份公司的“小天鵝”字號及商標理應知曉,卻以被授權方身份簽訂《授權公司、商標使用協議》,在天津小天鵝公司對其生產、銷售均不干涉的情況下,仍為本身并不具備市場知名度的涉案商標和企業名稱支付每年約40萬元的較高使用費,結合摩爾公司再審中的自認,摩爾公司存在“搭便車”的主觀意圖,雙方構成惡意串通。其次,《授權公司、商標使用協議》履行過程中,相關法院生效判決認定天津小天鵝公司、摩爾公司共同實施了不正當競爭行為,該協議客觀上已經造成損害第三人利益的法律后果,同時侵害了基于混淆誤認作出購買行為的不特定消費者的利益,有損于國家公平競爭的市場經濟秩序。故涉案協議屬于雙方當事人惡意串通,損害第三人利益的合同,應認定無效。2.關于涉案協議被認定無效的法律后果,以及摩爾公司被劃扣的執行款的分擔問題。天津小天鵝公司收取的78萬元許可使用費因合同無效,一審法院判令返還摩爾公司,但從結果來看,摩爾公司自愿支付使用費表明其能夠通過合同的訂立和履行獲取更高的收益,判令將使用費返還摩爾公司可能使其因合同無效重復獲利。在摩爾公司具有明顯主觀過錯的情況下,其基于非法原因向天津小天鵝公司給付的款項不能產生民法上返還的法律后果。而另一方面,因無效合同履行受到侵害的權利人已經通過訴訟途徑獲得了賠償,對許可使用費亦不享有請求權。為維護公平有序的市場秩序,加大知識產權保護力度,再審將天津小天鵝公司非法收取的78萬元許可使用費予以沒收(另行制作民事制裁決定書)。關于摩爾公司被劃扣的執行款,法律性質上屬于雙方因無效合同的訂立受到的損失,由雙方按照過錯比例分別承擔。

綜上,該院于遂2018年7月27日判決:1.撤銷二審判決;2.撤銷一審判決第三項、第五項;3.維持一審判決第一項、第二項、第四項;4.駁回摩爾公司其余反訴訴訟請求。另行制作民事制裁決定書,對天津小天鵝公司向摩爾公司收取的78萬元許可使用費予以沒收。


附:生效裁判文書(2018)浙民再209號


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